lunes, 10 de marzo de 2008

"Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil c. Editorial Atlántida S.A. s. cesce de uso de marca"

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III
Fecha: 17/03/2005

2ª Instancia. - Buenos Aires, marzo 17 de 2005.La doctora Medina dijo:I. Los actores, titulares de diversas marcas, promovieron este juicio contra Editorial Atlántida SA reclamando se la condenara a cesar en el uso de las marcas "Boca Juniors", "Boca" y "Boquita", los símbolos, emblemas, combinaciones de colores azul y amarillo y cualquier otro signo con capacidad distintiva de propiedad de la actora, en las siguientes publicaciones: el reviposter "Pasión Azul y Oro" -que incluye el disco compacto "La Movida Boquense"- y "La Movida Azul y Oro de Teleclic" -incluye un CD de igual nombre- y en cualquier otra publicación editada por la demandada. Asimismo, solicitó: 1) la destrucción total de los artículos en infracción; 2) la publicación de la sentencia condenatoria en la revista "EL GRÁFICO" y en un diario de circulación nacional (art. 34, último párrafo, de la Ley de Marcas); y 3) las costas del proceso (conf. fs. 116/127 vta.).A fs. 301/302 la actora alegó como hecho nuevo que la demandada había comercializado en kioscos de diarios y revistas una publicación con el nombre "La Movida del Bicampión de Teleclic" conjuntamente con un disco compacto editado bajo igual título (hecho nuevo admitido a fs. 310 vta.).Corrido el traslado de ley, la demandada reconvino por nulidad de la marca Anexa (combinación de colores azul y amarillo), concedida en la clase 16 del nomenclador -acta n° 1.884.863- (conf. fs. 262/273).El señor Juez resolvió: 1) rechazar la demanda deducida por el Club Atlético Boca Juniors, con costas -incluye las devengadas por las pruebas periciales-; y 2) rechazar la reconvención interpuesta por Editorial Atlántida SA, con costas (conf fs. 997/999 vta).Apelaron ambas partes (ver fs. 1008 -concedido a fs.1009- y fs. 1010 -concedido a fs. 1011-). La actora expresó agravios a fs. 1052/1062, los que fueron contestados a fs. 1071/1079. La demandada hizo lo propio a fs. 1046/1051, los que merecieron la replica de fs. 1066/1070 vta. Median también recursos por los honorarios regulados, los que serán tratados por la Sala en conjunto al final del acuerdo.II. Me referiré, en primer término, a las quejas de Editorial Atlántida, que se vinculan con el tema de la nulidad de la marca Anexa (combinación de colores azul y amarillo), concedida en la clase 16 del nomenclador -acta n° 1.884.863- (conf fs. 262/273).No tiene razón. Al respecto la Sala II de la Cámara resolvió -con el primer voto del Dr Vocos Conesa- en los autos "Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil c. Dirección de Tecnología Calidad y Propiedad Industrial s/denegatoria de registro" (exp. 11.772/94 del 4-7-96) que "... Cierto es que el art. 1° de la Ley menciona como signos registrables (recuérdese que la enunciación de esta norma no tiene carácter taxativo) "las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos", mas esta formulación no exige una interpretación literal, ceñida al prurito semántico"."Lo fundamental, lo que interesa marcariamente, es que la combinación de colores esté dotada de capacidad distintiva, es decir, sea original y cumpla el papel de un elemento individualizador y, por eso mismo, que sirva para diferenciar y seleccionar el producto"."Desde antaño, aquella institución deportiva (Boca Juniors) ha distinguido la indumentaria de sus jugadores con la combinación de colores que hoy requiere como marca. Y nadie, se llama a engaño al respecto. Ver la indumentaria con los colores azul y oro es saber, de inmediato, de quién se trata".No se trata de otorgarle a Boca Juniors monopolio sobre los colores azul y amarillo. Se trata de aceptar que una cierta combinación -dispuesta de un modo especial-, ya existente, de antigua data y calificada además por su notoriedad, satisface razonablemente los requisitos de la Ley de Marcas. Por lo tanto se desestima las quejas formuladas en este aspecto.III. El actor se agravia de que el a quo haya entendido que las publicaciones en modo alguno producen confusión.La marca confiere a su titular el derecho exclusivo de uso sobre los bienes o servicios especificados en la solicitud. Esto no implica, sin embargo, una apropiación absoluta del signo, sino que supone la posibilidad por parte del titular de la marca de excluir a terceros no autorizados de ciertos actos que interfieran con su ámbito de exclusividad. Así por ejemplo, el derecho sobre una marca no impide la plena licitud de una serie de actos, tales como mencionarla en textos, la puede pronunciar los consumidores, la pueden exponer los minoristas en los envases de tal bebida, etc.El denominador común de todo acto violatorio es la confusión: si hay posibilidad de confusión hay violación de exclusividad. También lo es si quien la efectúa a pesar de no causar confusión se beneficia de alguna manera del prestigio que goza la marca registrada. La confusión comprende todo acto que permita crear en la mente del consumidor una asociación de cualquier índole entre la marca registrada y la usada indebidamente (conf. Cabanellas de las Cuevas "El uso atípico de la marca ajena", publicado en Temas de derecho industrial y de competencia, pag. 39; Otamendi, "Derecho de Marcas, p. 231 y sigs.).IV. Corresponde, en consecuencia, resolver si las publicaciones periódicas y sus anexos editadas por Editorial Atlántida SA constituyen una violación del derecho exclusivo de Boca Juniors.Ante todo, conviene recalcar que -tal como lo expresé- tengo para mí que resulta indudable que la combinación de los colores azul y amarillo en la singular forma solicitada, identifican y diferencian, desde antiguo, a los colores utilizados por Boca Juniors. Y, que ellos, por su notoriedad incuestionable, cumplen un papel destacado en la identificación de los artículos vinculados con dicho club.Establecido ello, cabe evaluar si la utilización de los colores y el escudo en la tapa de las revistas y de los disco compactos, puede provocar en el eventual adquirente una confusión respecto al origen de los productos y, por ende, confusión en el público consumidor.Me inclino por considerar que, en la especie, esa confusión resulta posible, máxime si tenemos en cuenta que en todos lo casos lo que sobresale son los colores de la institución -la palabra teleclic pasa desapercibida en ambas revistas (La Movida del Bicampión y la Movida Azul y Oro) y en la otra ni siquiera se hace referencia-, ponderando que en ellas no se hace mención a un hecho deportivo concreto -si bien su publicación tiene relación en el tiempo con los éxitos deportivos de la institución-, salvo por el poster central de la revista La Movida Azul y Oro.La circunstancia de que los discos compactos se comercialicen anexos a las publicaciones no hace más que reforzar la idea de que nos encontramos ante un representante exclusivo de Boca o ante la revista oficial del club.A los fines de dar más claridad a mi voto considero necesario incluir en esta sentencia la tapa del reviposter.V. Libertad de expresión y uso indebido de la marca ajena.Lo fundamental en el presente expediente es determinar si el derecho de libre expresión permite la utilización de las marcas de los equipos de fútbol para transmitir información y precisar si la orden del cese de uso marcario vulnera o restringe el derecho a la libertad de prensa de clara raigambre constitucional y supranacional.Desde mi punto de vista, resulta indudable que la información deportiva o destinada al consumo de los seguidores de los equipos deportivos se encuentra tutelada por la libertad de expresión. Aún en su forma más básica, constituye diseminación de información, que se encuentra comprendida por el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece la "libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección" (el resaltado me pertenece). El texto de la disposición citada no permite ninguna interpretación que conduzca a excluir las expresiones deportivas de la tutela constitucional, ya que se hace referencia a ideas e informaciones de toda índole.Lo que ocurre es que la pretensión del actor no consiste en prohibir la información que contiene signos marcarios, pongo de relevancia que en ningún momento la accionante ha pretendido cercenar el acceso a la información que contuviera su marca.Entiendo que la pretensión que tienda a limitar la libertad de expresión porque ésta contenga signos marcarios debe ser rechazada porque ese uso no tiene funciones distintivas y escapa así a los derechos del titular de la marca.Este es el motivo por el cual muchas publicaciones argentinas y extranjeras, (cito solo a modo de ejemplo el caso de El Gráfico, o de la revista Olé) que informan sobre los resultados de los campeonatos, sobre la vida de los jugadores y hasta sobre los gustos de los seguidores de los distintos equipos, utilizan los signos marcarios de las instituciones deportivas sin violentar la ley de marcas.Tengo para mi que la utilización de signos marcarios en publicaciones está protegida por el derecho a la libertad de expresión sólo en la medida en que tal utilización consista básicamente en la expresión de ideas, opiniones o juicios (Bertone, L. y Cabanellas de Las Cuevas, G. "Derecho de Marcas 2" Marcas designaciones y nombres comerciales Ed Heliasta, Bs. As. 2003 y jurisprudencia americana por él citada").Que en el presente caso se ha realizado un uso indebido de la marca ajena, no ya para informar, sino utilizando los signos marcarios, como identificatorios de la publicación que se vendía, ocultando el nombre de la revista que lo hacía.En este supuesto la tapa de la revista, de los posters y de los Cd, afecta la función distintiva de la marca porque conduce al consumidor a que asocie la marca de "Boca" con los productos no autorizados por el titular de la marca. Entiendo que en éste específico supuesto el titular de la publicación ha excedido los límites jurídicos del ejercicio de libertad de expresión y resulta sancionable bajo el derecho de marcas.Distintas circunstancias mueven mi convencimiento para juzgar que el derecho de prensa, que es uno de los derechos más esenciales en la vida democrática y que con más amplitud se interpreta, en el presente caso ha sido utilizado abusivamente, contra lo dispuesto por los art. 953 y 1198 del Código Civil y en clara vulneración al derecho de marcas. A saber.1. Telclic no es una publicación que se dedique fundamentalmente a la publicidad deportiva, como sí lo son otras publicaciones de la misma editorial.2. Teleclic disimuló al máximo posible su nombre, colocándole en lugares inapropiados, en letra, muy chica y colores oscuros que impedía prácticamente al comprador de revistas de kioscos, saber cual era el producto comprado. Pongo de relieve que el título de la revista "La Movida del Bi - Campeón" el nombre de la revista Teleclick está escrito en la letra N de Campeón, con letras en color azul, verticales y orientadas de derecha a izquierda. Por una parte, al emitir este voto estaba en la búsqueda del nombre de la publicación y no era un comprador rápido de revistas deportivas, me lleva largo rato descubrir.3. Teleclic utilizó con fines comerciales en la tapa de su publicación, (portada en la cual ya afirmé que su nombre lo había colocado casi imperceptible) la bandera, el escudo y los colores del Club Boca Juniors.4. En el reviposter que he reproducido, ni siquiera en la tapa se indica el nombre de la publicación.En definitiva considero que cuando una revista no reconocida en el medio como revista deportiva, presenta su verdadero nombre en forma pequeña, casi imperceptible en publicaciones aisladas utilizando en su portada los colores, la marca y el escudo de una gran entidad deportiva, conduce a que el consumidor asocie a la marca Boca con la publicación comprada, realiza un uso abusivo de la libertad de prensa y lesiona la función distintiva de la marca, de la cual se aprovecha indebidamente a los fines comerciales.Para finalizar cabe expresar que la utilización de signos marcarios en publicaciones está protegida por el derecho a la libertad de expresión en la medida en que tal utilización consista básicamente en la expresión de ideas, opiniones o juicios. Por el contrario, si tal utilización afecta a la función distintiva de la marca porque conduce a que el consumidor asocie a cierta marca con productos no autorizados por el titular, el ejercicio de la libertad de expresión habrá excedido sus limites y será sancionable bajo la legislación marcaria (doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ponzetti de Balbin c. Editorial Atlántida SA" del 11-12-84 -Considerando quinto-, que sostiene "... que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio ...") (LA LEY, 1985-B, 120; DJ, 1985-1-768).Por todo ello, y si tenemos en cuenta que nadie tiene derecho a aprovechar el prestigio de otra marca para vender la propia, voto porque se revoque la sentencia apelada y, en consecuencia, se haga lugar a la demanda interpuesta por la actora.VI. Por lo expuesto, propongo revocar la sentencia apelada en el sentido que surge de los considerandos precedentes. Con costas en ambas instancias a la demandada.El doctor Recondo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente.Por lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el tribunal resuelve: Revocar la sentencia apelada y, en consecuencia se hace lugar a la demanda, con costas de ambas instancia a la demandada vencida (arts. 68 y 279, del Código Procesal).De conformidad con el artículo 279, del Código Procesal y teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, fíjase los honorarios de los doctores A. L. B. M.; E. J. G.; D. F. V. y de la doctora M. A. G., en la suma -en conjunto- de pesos doce mil seiscientos ($12.600). Asimismo, establecese los emolumentos de los doctores C. I. U.; R. J. P.; F. F. S.; B. del R. Ch.; J. R. E. G., M. M. P., E. D. L.; A. C.; I. C. y L. T., en la cantidad -en conjunto- de pesos ocho mil ochocientos ($8800) (arts. 6, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la 24.432).En atención a las cuestiones sobre las que debieron expedirse los peritos V. M. M. y P. N. A., así como la extensión y complejidad de la tarea efectuada, regúlase sus emolumentos en la cantidad de pesos dos mil cien ($2100) para cada uno de ellos. Asimismo, fíjase los de los consultores técnicos E. E. S. y N. G. del S., en la cantidad de pesos un mil ($1000) para cada uno.Por alzada, ponderando el mérito de los escritos presentados y el resultado final de la apelación, regúlase los honorarios de los doctores A. B. M. y E. G., en las sumas de pesos un mil setecientos sesenta ($1760) y cuatro mil cuatrocientos diez ($4410), respectivamente. Asimismo, fíjase los emolumentos de los doctores R. P. y J. E. G., en las sumas de pesos un mil cien ($1100), para cada uno (art. 14 del arancel vigente).El doctor Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN). - Graciela Medina. - Ricardo G. Recondo.

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